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切勿轻忽第1次答辩的重要性
技术长的专利锦囊(5)

【CTIMES/SmartAuto 陳達仁 报导】   2019年12月13日 星期五

浏览人次:【977】
  

保护范围不足的专利甚至比没有专利还糟(因为还要花经费逐年维护)!但是在准备申请文件时,申请专利范围的撰写却是很难拿捏的。写的过宽易受核驳、写的狭隘虽易通过却是白费力气。

这其中的症结在於,撰写之时没有审查人员依据的前案、心证等资讯可供叁考!是以申请过程中专利权责机构提供的第1次审查意见是极为重要的!这份审查意见揭露了审查人员就申请案所搜寻到的前案、他/她对申请案内容的理解、以及其未来可能做出的处分的方向。

申请人除可以因此做出适当的回应、答辩之外,甚至可能积极的争取更大的保护范围!第1次审查意见另外一个重要的原因是,申请人的第1次答辩其实是最主要争取通过的机会!专利权责机构为缩短审查所耗时间、提升行政绩效,多在第1次答辩之後,即会做出所谓「最後通知」(Final Notice)。申请人在收到?最後通知之後虽可再提出第2次答辩。但第2次答辩要成功克服审查人员已形成的心证的机会并不大。

然而大多数申请人对审查意见的处理态度常远不及其对新案撰写的严谨,多轻忽地交由专利事务所进行书面答辩。其实,单纯书面辩述要能克服审查人员的心证的机会并不大,而其结果就是把可能只有一次机会的、最重要的第1次答辩给蹉跎掉了!这真是太可惜了。除了书面答辩之外,还有其他作法吗?

有的!申请人可以善用专利权责机关多有提供的「电询」(和审查人员透过电话沟通)与「面询」(和审查人员面对面沟通)等机制。我们可以想见,对於日复一日、不断处理各种书面文件的审查人员而言,他/她花在我们的答辩文件上的时间与注意力必然是有限的。但是透过电询/面询,申请人可以说明文字上不易传达的技术细节、解释其对技术内容的盲点与误解等、甚至提出可能修正的方向与幅度并徵询其意见。在电询/面询之後,再提出正式的书面答辩,而这样以直接沟通为基础的答辩,除扭转审查人员心证并获审查通过的机率大增外,申请人也可避免过度地限缩自己的保护范围。

电询/面询确实是要付出代价的。但在我国其代价是非常有限的。我国电询不涉及额外的费用,而审查意见书都有列出审查人员的姓名与联络电话可资运用。面询则仅需支付1,000元台币的官方规费。至於外国案,则在给代理人详细的指示後,可请当地代理人代为进行,但涉及较为高昂的费用。

但是考虑申请案通过的机会以及不通过时更为昂贵的「再审查」,这点投资还是非常有价值的。以美国为例,我们甚至可在电询前,将自己对申请专利范围的修正或其他资讯先传给美国审查人员,然後在电询时和美国审查人员讨论他/她对这样的调整是否有什麽意见、接受的可能性等。

第1次答辩对於专利申请是非常重要的,切勿轻忽。

以电询/面询方式和审查委员先行沟通,再提出正式的书面答辩,可提升专利申请通过的机会,确保合理的申请专利范围!

(本文共同执笔:管中徽 国立台湾科技大学 专利研究所助理教授)

關鍵字: 专利 
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